Is IMPOSSIBLE BURGER een geldig merk?

De uitspraak van het Gerechtshof Den Haag in de zaak tussen NESTLÉ tegen het Amerikaanse IMPOSSIBLE FOODS (verder te noemen IF) over een opmerkelijke merkenrechtelijke kwestie had op onderdelen meer weg van een college taalkunde dan van een juridisch betoog. Maar dat is nu juist, als het om woordmerken gaat, het aardige van merkenrecht.

De casus in a nutshell

Ik zal niet het hele arrest bespreken maar pik er alleen die onderdelen uit die gaan over de vraag of het door IF geclaimde merk IMPOSSIBLE BURGER, waarvan Nestlé in 2019 de nietigheid had ingeroepen, een geldig merk was en met name de toets kon doorstaan dat het geen ‘beschrijvend’ merk was. Beschrijvende merken en merken die niet voldoende onderscheidend zijn, missen immers de essentie van waar een merk aan moet voldoen en worden om die reden geweigerd. Voor de duidelijkheid, Nestlé had eerder haar INCREDIBLE BURGER in Europa op de markt gebracht waartegen IF zich als houdster van haar Uniemerk IMPOSSIBLE BURGER verzette.

De essentie van een merk

Eén van de verweren van Nestlé was, dat IF geen aanspraak kon maken op het merkenrecht voor het teken IMPOSSIBLE BURGER, omdat dat teken een te beschrijvende aanduiding zou zijn voor de waren waarvoor IF het merk had aangevraagd. De rechtbank vond eerder dat daar geen sprake van was. Nestlé kwam onder meer daartegen in hoger beroep. Wat vond het Hof? De reden voor de eis dat een merk niet te beschrijvend mag zijn, moge duidelijk zijn. Een merk moet zich ‘onderscheiden’ en tekens die slechts de eigenschappen van de waren of diensten beschrijven waarvoor het merk is aangevraagd, hebben geen onderscheidend vermogen.

Algemeen belang

Daarbij moet rekening worden gehouden met het algemeen belang en ervoor worden gewaakt dat de beschikbaarheid van tekens niet ongerechtvaardigd wordt beperkt voor andere marktdeelnemers. Bij de beoordeling van de onderscheidenheid van een merk en de beantwoording van de vraag of het wel of niet te beschrijvend is, moet de rechter in het hoofd kruipen van de consument. De relevante consument moet het merk meteen – dus zonder dat hij daar eerst over na moet denken – opvatten als een beschrijving van de waren of diensten waarvoor het merk is aangevraagd. Pas dan is het merk niet geldig.

De gevoelens van de relevante consument

Tot zover het juridisch betoog van de Hof, dat eigenlijk standaard is. Daarna kwam het taalkundige deel van het verhaal aan bod. De rechter moest immers in het hoofd kruipen van de consument (die geïnteresseerd is in vegetarische burgers) en onder woorden brengen welke gevoelens bij deze opkomen (zonder te interpreteren of na te denken) bij het gebruik van het merk IMPOSSIBLE BURGER. Daarvoor moest hij de betekenis van de woorddelen waaruit het merk bestaat aan een nadere analyse onderwerpen. Het woorddeel BURGER kon daarbij als zodanig buiten beschouwing blijven. Dát is uiteraard beschrijvend voor de betreffende waar. Maar geldt dat ook voor IMPOSSIBLE BURGER in zijn geheel?

Anti-beschrijvend

De eerste betekenis van IMPOSSIBLE is ‘onmogelijk/niet bestaand’. Verder kan het ook ‘onuitstaanbaar’ betekenen. Partijen zijn het daarover eens. En dan kan het ook nog ‘zeer moeilijk’ of ‘praktisch vrijwel onmogelijk’ betekenen. Alle rechters die in deze zaak hun oordeel moesten geven - de Kamer van Beroep van de Europese merkeninstantie EUIPO, de rechtbank en het Hof - zijn van oordeel dat IMPOSSIBLE BURGER uitgaande van de genoemde letterlijke betekenissen niet beschrijvend is, omdat IMPOSSIBLE geen kenmerk is van een burger. Uitgaande van de betekenis ‘onmogelijk’ is IMPOSSIBLE BURGER een onmogelijke burger, een burger die niet bestaat. De rechter beschrijft de reactie van de consument door deze te typeren als een “confrontatie met de (enigszins amusante) tegenstelling of paradox” dat het merk aldus juist “anti-beschrijvend” is.

Verweer Nestlé

Om het beschrijvende karakter van het merk aan te tonen bracht Nestlé nog een andere (figuurlijke) betekenis naar voren, die van ‘buitengewoon’, ‘van hoge kwaliteit’, een aanprijzende term dus. Daarmee zou – was de gedachte - IMPOSSIBLE beschrijvend kunnen zijn voor de aard van de BURGER. De consument zou IMPOSSIBLE in deze figuurlijke zin kunnen opvatten als ‘ongekend lekker’’. Nestlé geeft daarbij voorbeelden waarbij ‘impossible’ wordt gebruikt in combinatie met een bijvoeglijk naamwoord, zoals 'impossible tasty', 'impossible delicious' etc. Ook geeft Nestlé voorbeelden van marketinguitingen zoals de - ook door IF zelf gebruikte - slogan “doing the impossible”. Het Europese merkenbureau had dit soort uitingen niet onderscheidend geacht omdat het publiek ze zou zien als aanprijzende uitingen (uitingen die dus voor iedereen vrij moesten blijven).

Taalkundige analyse

Het Hof verwerpt die redeneringen. Waar ‘impossible’ (in de voorbeelden) wordt gebruikt als bijwoord in combinatie met een bijvoeglijk naamwoord (‘ongekend lekker’) levert dat een heel ander beeld op dan in IMPOSSIBLE BURGER. ‘Impossible’ in de voorbeelden zegt iets over ‘delicious’ dat op zijn beurt iets zegt over ‘burger’, terwijl ‘impossible’ in IMPOSSIBLE BURGER iets zegt over ‘burger’. Een heel ander effect dus. Waar ‘impossible’ in de voorbeelden (de slogans) volgens Nestlé wordt gebruikt als wervend (aanprijzend) komt volgens het Hof als gevolg van de context en het gebruik van het werkwoord ‘doing’ (doing the impossible) een hele andere betekenis naar voren dan Nestlé tot haar verweer beoogt aan te voeren. Het Hof duidt de slogan ‘doing the impossible’ aldus dat “het praktisch onmogelijke toch door de aanbieder wordt gerealiseerd en de consument het praktisch onmogelijke toch mag verwachten”. Dus, anders dan Nestlé stelt, wordt ‘impossible’ ook hier – net als in IMPOSSIBLE BURGER – gebruikt in de betekenis van ‘onmogelijk’ en niet in de zin van ‘aanprijzend’.

Onderscheidend merk

Het Hof concludeert dat het relevante publiek het merk IMPOSSIBLE BURGER niet meteen zal opvatten als een teken dat informatie verschaft over de waren waarvoor het merk is aangevraagd. Misschien zal het merk wel de verbeelding prikkelen en de consument tot nadenken aanzetten, waarna deze een bepaalde suggestie aan het woord over de smaak of de samenstelling van het product zal hechten, maar daarmee is volgens de rechter het merk nog niet beschrijvend. Ook overigens wordt het merk onderscheidend genoeg geacht om als merk te kunnen dienen.

Zoals gezegd had Nestlé nog meer ijzers in het vuur. Maar ook die faalden. Ik verwijs daarvoor naar het arrest https://www.boek9.nl/system/files/B92022/B920220412_Hof_Den_Haag_Nestle_v_Imposs

Impossible appeal

Het belang van taal bij de interpretatie van juridische oordelen en de rechter die de taalkunst verstaat, aspecten die misschien wel eens over het hoofd worden gezien. Deze uitspraak is een mooi voorbeeld waar die samenhang in zijn toepassing geslaagd is en, moet ik erbij zeggen, geleid heeft tot een bevredigende uitspraak. Want die IMPOSSIBLE BURGER moest natuurlijk kunnen. Of er nog een voor Nestlé kansrijke gang naar de Hoge Raad inzit betwijfel ik. Voor zover het de aspecten betreft die hiervoor besproken zijn zie ik niet veel mogelijkheden. Een impossible appeal.