Kan de visualisatie van de Birkenstock-zool dienen als merk?

Er loopt al jaren een procedure tussen de schoenfabrikant Birkenstock en de concurrerende samenwerkende fabrikanten Footsie en Gold Star over het depot van een Uniemerk dat Birkenstock wilde vestigen op een beeldmerk bestaande in de visualisatie van de zool van haar schoenen. Nu is er een arrest van het Gerechtshof Den Haag. Is dat het laatste woord?

Voorgeschiedenis

Het merk was al eerder (in 2012) door Birkenstock ingeschreven als Benelux-merk. Toen zij het merk ook als Unie-merk wilde inschrijven werd dat door het Europese merkenbureau geweigerd. Een merk moet, om als merk te kunnen dienen, voldoende onderscheidend zijn. Het Europese merkenbureau vond kennelijk - anders dan het Benelux merkenbureau - dat het merk daar niet aan voldeed. Een hoger beroep tegen die beslissing mocht niet baten. De weigering bleef overeind. Ook daartegen ging Birkenstock (bij het Europese Hof van Justitie) in hoger beroep. Het resultaat was maar ten dele positief en juist voor de warenklasse die voor Birkenstock het belangrijkste was, “footwear”, kreeg zij nul op het rekest.

Onderscheidend vermogen

Resteerde nog steeds de merkinschrijving bij het Benelux merkenbureau. Daar ging de strijd door. Footsie, dat voor haar BIO sandalen een gelijksoortige zool gebruikt als Birkenstock, eiste bij de rechtbank Den Haag de nietigverklaring van het merk. En ook daar volgt juist voor de warenklassen voor “Footwear” nietigverklaring wegens onvoldoende onderscheidend vermogen. En alweer gaat Birkenstock in hoger beroep. Footsie voegt aan haar verweer bij het Gerechtshof Den Haag dat het beeldmerk onvoldoende onderscheidend is, toe dat de vorm van het beeldmerk alleen maar gemaakt is om een technisch effect te bereiken.

Perceptie van het relevante publiek

Het Gerechtshof geeft eerst een uiteenzetting over de aard van het merkenrecht als middel om de herkomst van een waar (de fabrikant) te identificeren. Daarbij speelt de perceptie van het relevante publiek (de oplettende gemiddelde consument die – in dit geval - schoenen koopt) een belangrijke rol. De gemiddelde consument, zegt de rechter, zal niet snel de herkomst van een product afleiden uit de vorm van de verpakking van een product noch uit de vorm van het product zelf. Hij zal dat sneller doen als de vorm van een merk onafhankelijk is van het uiterlijk van een product. Het kán wel, zegt het Hof, maar dan moet de manier waarop dat gebeurt significant afwijken van wat gangbaar is in de betreffende sector.

Weergave van het product

Dan wordt het ingewikkelder. De redenering zoals hiervoor gevolgd geldt niet alleen als het merk bestaat uit de driedimensionale weergave van het product zelf, maar ook als dat de tweedimensionale afbeelding is van (een deel van) het product of een patroon dat gebruikt wordt op het oppervlak van (een deel van) het product. En dat moet dan ook weer worden beoordeeld in het licht van de perceptie van het relevante publiek.

Langzaam maar zeker komt het rechterlijk oordeel naar voren. De abstracte redenering van de rechter wordt nu toegepast op het concrete beeldmerk, de afbeelding van een deel van de Birkenbock-schoen, in de vorm van (een stuk van) de zool. Het verdere verloop van de redenering van het Hof concentreert zich rond de vraag of het merk slechts de weergave is van een oppervlaktepatroon dat toebehoort aan een deel van het product.

Oppervlaktepatroon

Het merk bestaat uit een grafische voorstelling van zich herhalende horizontale en verticale golvende lijnen die dezelfde vorm hebben en elkaar zo kruisen dat een regelmatig en repeterend patroon ontstaat. Het merk is een vierkante vorm en heeft geen kader, waardoor de indruk wordt versterkt dat het slechts een uitsnede is van een zich herhalend patroon en dus kan worden toegepast op een oppervlak, een oppervlaktepatroon dus. Omdat op de afbeelding ook nog eens een schaduweffect zichtbaar is, is het beeld dat het patroon niet alleen geschikt is op een tweedimensionaal, maar ook op een driedimensionaal oppervlak compleet.

De cirkel is bijna rond. Eerder was al ter sprake gekomen, dat uitgaande van de perceptie van het relevante publiek van producten als deze (schoenen) het gebruik van een oppervlaktepatroon heel voor de hand liggend is, omdat het nu eenmaal gebruikelijk is dat dit soort producten een oppervlaktepatroon hebben. Kort gezegd: het beeldmerk van Birkenstock valt gedeeltelijk samen met het uiterlijk van de schoen van Birkenstock.

Herkomstaanduiding

Birkenstock ontkent dat en voert daarvoor alleen maar aan, dat haar merk wordt gezien als een herkomstaanduiding en niet als een patroon of profiel op een schoenzool. Het publiek zou de afbeelding volgens die redenering opvatten als een op zichzelf staand symbool, dat op verschillende manieren gebruikt kan worden. Dat strookt volgens het Hof echter niet met de afwezigheid van een omlijsting van de afbeelding, die de perceptie van een uitsnede van een oppervlaktepatroon met zich meebrengt.

Logo met afbeelding

Birkenstock slaagt niet in haar (tegen)bewijs. Ook als zij gesteld zou hebben dat het gebruik van een logo of label met daarop uitsluitend een afbeelding een gebruiksvorm is die in het licht van de gewoonten van de schoenensector significant kan zijn, zou dat volgens het Hof nog niet zomaar een voldoende onderscheidend vermogen hebben opgeleverd.

Totaalindruk

Als klap op de vuurpijl bevestigt het Hof ook nog het oordeel van de Rechtbank, dat het merk slechts een eenvoudig patroon betreft en dat de daardoor opgeroepen totaalindruk banaal is. Het patroon is in de schoenensector gangbaar en niet significant afwijkend van de norm. Ook hier slaagt Birkenstock niet in haar verweer, dat zij dit patroon zelf heeft ontworpen en als eerste gebruikt. De – kennelijk door Birkenstock opgeworpen - vraag of Footsie het patroon van Birkenstock heeft nagebootst, is voor de merkenrechtelijke discussie niet relevant.

Nietigverklaring bekrachtigd

Ook alle andere verweren van Birkenstock worden gepasseerd met de slotsom dat het Birkenstock-merk elk onderscheidend vermogen ontbeert en dat dit ook niet door inburgering (waarop Birkenstock zich ook had beroepen) heeft verkregen. Het vonnis van de rechtbank, te weten nietigverklaring van het merk en schrapping uit het Benelux merkenregister wordt daarmee bekrachtigd.

Laatste woord

Was dit het laatste woord in de zaak die Birkenstock (terecht) zo hoog zit? Zij heeft al vele ronden achter de rug en het zou mij niet verbazen als de Hoge Raad er nog aan te pas komt.