Student Verhuis Service tegen Studenten Verhuizers Amsterdam

Het (welbekende) woord- en beeldmerk “Student Verhuis Service” bestaat sinds 2014. Het gelijknamige bedrijf (afgekort als SVS) bestaat sinds 2008. Behalve Student Verhuis Service heeft de merkhouder ook nog een paar andere merken ingeschreven zoals ‘Studenten Verhuizers’ en ‘Studenten Verhuisservice (met ‘studenten’ in meervoud dus en alles in 2 beeldvarianten). Totaal 6 merken, waarvan voor de beoordeling van deze zaak het hierbij linksboven afgebeelde SVS-logo het meest relevant is.

Studentenverhuizersamsterdam

In 2021 heeft een zekere Ettajiri de domeinnaam studentenverhuizersamsterdam.nl geregistreerd om die net als SVS te gebruiken voor verhuisdiensten. Op de website van de onderneming van Ettajiri staat het logo van SVA, eveneens. Zie de afbeelding daarvan (eveneens in oranje) rechts van het logo van SVS. Bij Google Ads gebruikt SVA de woorden ‘student’, ‘verhuis’ en ‘service’.

Merkinbreuk

Vormt dat een inbreuk op het merkenrecht van SVS? Na een sommatie door SVS om daarmee te stoppen verandert SVA, zoals te zien aan de afbeelding, haar logo van oranje in blauw. Verandert dat de zaak? Vragen, die uiteindelijk in een rechtszaak aan de orde komen. SVS beschuldigde SVA in die zaak formeel van merkinbreuk op grond van art. 2.20 lid 2 sub d en d van de Benelux Verordening Intellectuele Eigendom (BVIE). Alle merkenrechtelijk beschikbare ingrediënten worden daarbij ingezet, zoals “het gebruik van iemand anders merk voor dezelfde producten of diensten als waar die ander ze voor gebruikt op een manier waardoor verwarring kan ontstaan bij het publiek” (het eerste onderdeel van genoemd wetsartikel) en (tweede onderdeel) “het onterecht voordeel trekken uit de bekendheid en reputatie van iemand anders merk”. Bij die laatste grond hoeft trouwens niet per se sprake te zijn van dezelfde waren of diensten. Dat kunnen ook andere producten of diensten zijn.

Beschrijvende woorden

Het verweer van SVA was, dat zij vond dat het merk van SVS niet onderscheidend genoeg was omdat zij voor haar merk gebruik maakte van woorden die haar dienst beschrijven en dat mag. Die woorden zijn als zodanig voor iedereen ‘vrij’ om te gebruiken voor wat zij betekenen. SVA gaat nog een stap verder door in de procedure te vorderen dat het merk van SVS om die reden moet worden nietig verklaart en uit het merkenregister verwijderd.

Overwegingen van de rechter

De rechter maakt onderscheid tussen het woord- en het beeldelement van de merken van SVS. Hij is het met SVA eens dat de woorden die voor het merk van SVS gebruikt worden als zodanig slechts beschrijven wat de onderneming van SVS als dienst aanbiedt. Maar de combinatie met het beeldelement in het merk zorgt er toch voor - zegt hij - dat het merk onderscheidend is. Gebruik van die woorden sec door anderen bij voorbeeld in een domeinnaam zonder combinatie met het beeld kan niet door SVS verboden worden. Ook wil de rechter er niet aan om SVS merkenrechtelijk in het gelijk te stellen door mee te gaan met het tijdens de zitting nog naar voren gebrachte argument dat haar merken door “inburgering” toch een onderscheidend vermogen hebben gekregen en daardoor kunnen bogen op bescherming. Het door SVS daarvoor aangedragen bewijs zou te mager zijn.

Totaalbeeld verwarrend

Toch komt het nog goed voor SVS. De rechter baseert zich op de uitvoerige merkenrechtelijke rechtspraak, die aangeeft dat je voor het antwoord op de vraag van de vraag of er sprake kan zijn van verwarring, moet kijken naar alle zich met betrekking tot het gebruik van het merk voordoende feitelijke omstandigheden. Daarbij moet de focus liggen op het totaalbeeld als resultaat van die omstandigheden. Dat klinkt nogal abstract, maar concreet betekent dat hier, dat bij de vergelijking tussen beide logo’s, het totaalbeeld laat zien dat er in beide gevallen aan één kant drie gestapelde woorden in kapitalen staan en daarnaast een eenvoudige illustratie, het geheel bovendien in combinatie met de kenmerkende kleur oranje. Die overeenstemming, zegt de rechter, kan niet toevallig zijn. En dan gaat het ook nog eens over de aanbieding van dezelfde soort (verhuis) diensten. Dat kan niet anders dan verwarring bij het relevante publiek opleveren. Conclusie: dit is merkinbreuk. Let wel, dit geldt volgens deze rechter alleen voor het logo in deze kleur (oranje) en niet die in blauw.

Kritiek op vonnis

Ik kan mij in dat laatste niet vinden. Ik zou menen dat de uitvlucht naar een andere kleur met behoud van de vorm van de drie gestapelde woorden geplaatst naast een eenvoudige illustratie hetzelfde verwarrende resultaat oplevert. Dat geldt niet – en daarin ben ik het met de rechter wel eens - voor het logo met de verhuislift rechtsonder waarbij een hele andere afbeelding wordt gebruikt, met daaronder de horizontaal geschreven domeinnaam studentenverhuisliften.nl in een combinatie van de kleuren oranje en blauw.

Handelsnaamrecht

SVS beriep zich in deze zaak ook op inbreuk op haar handelsnaamrecht. Ik volsta hier met te vermelden dat de rechter SVS wat dit betreft in alle opzichten in het gelijk stelde met de aantekening, dat de maatstaven voor inbreuk op het handelsnaamrecht deels, maar niet geheel, overeenkomen met de merkenrechtelijke maatstaven.

Conclusie en les

SVA wordt dus, alles bij elkaar genomen, veroordeeld voor inbreuk op het merkenrecht en het handelsnaamrecht, met aantekening van de nuancering daarin voor het merkenrecht. Daar past, behalve een veroordeling tot de overdracht van de door SVA geregistreerde domeinnamen aan SVS, een veroordeling bij voor het geheel van de proces- en advocaatkosten, weliswaar naar beneden toe bijgesteld tot het Indicatietarief voor een normale bodemprocedure als deze van

€ 17.500, -.

Les van deze zaak is dat je bij het kiezen van een merk of handelsnaam niet moet denken dat je per definitie ongestoord gebruik kunt maken van (op zichzelf vrije) woorden die alleen maar aangeven welke handel je drijft of welke diensten je levert, zoals "fietsenmaker" bijvoorbeeld. Er wordt ook gekeken naar het geheel van de manier waarop en de vorm waarin dat gebeurt. Het resultaat daarvan kan nog steeds verwarring bij het publiek oproepen en dan kom je misschien toch in de merkenrechtelijke gevarenzone.